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专利流氓提交了56,2009年美国专利法变革及其相

文章作者:国际资讯 上传时间:2019-08-30

  专利流氓是经济的寄生虫,它们吞掉无数的诉讼费并仅因为某些企业拥有丰富的现金就蓄意起诉这些无辜企业。技术公司讨厌它们,立法者讨厌它们。然而,尽管两党人士都付出大量努力,但现实证明,限制专利流氓的影响依然是一件困难重重的立法工作。

2009年,美国的专利法变革对其行政、司法及立法机构产生了深远的影响。奥巴马政府对美国专利商标局进行了人事和政策方面的改革,调整了许多项人事任命,其中最值得关注的是大卫?卡波斯(David J. Kappos)被委任为美国专利商标局局长。在新局长领导下,美国专利商标局剔除了法规中有关权利要求和延续审查的一些备受争议的规定。  这场变革同样蔓延至美国最高法院和联邦巡回上诉法院层级的司法机构。2009年8月8日,索托马约尔(Sonia Sotomayor)宣誓就任最高法院大法官,巡回上诉法院首席大法官保罗(Paul R. Michel)宣布于2010年5月31日退休。此外,法庭也审理了几起重要的知识产权案件,其中包括Bilski案。最高法院于2009年11月听取了口头辩论,并准备于2010年宣布广受期待的判决,以解决“可授予专利的主题”这一专利法中最基本的问题。  在立法机构,美国国会意图尽力促成自1952年以来在专利法方面最大的变动,至此,美国在立法方面的变革已经持续到了第三届国会。2009年3月,国会议员在参众两院均提出了一系列专利法改革议案。  行政机构的变革  2009年,美国专利商标局经历了人事和政策方面的重大变革。时任美国国际商用机器公司(IBM)副总裁兼首席知识产权法律顾问的大卫被任命为主管知识产权的美国商务部副部长和专利商标局局长。大卫为这一职位带来了实战经验。在他管理IBM知识产权事务的16年间,IBM一直是获得美国专利授权最多的公司。在其任命听证会上,大卫承诺将采取积极的措施提高美国专利商标局的效率和士气。  相较于人事变化,新法规“过山车式”的发展更加引人注意。2007年8月,美国专利商标局在《联邦公报》上发布了有关继续审查请求、延续申请以及权利要求审查的专利业务法规的变更:申请人最多可提出2次延续申请以及1次继续审查请求,独立权利要求不得超过5项,全部权利要求不得超过25项,且申请人不得追加申请。  虽然这些新法规旨在处理美国专利商标局积压的大量专利申请,但也给整个专利界带来了巨大震撼,特别是生物技术和制药行业,就拟定法规对创新和行业的不利影响表示了深度关切。新法规所要进行的变革非比寻常,以致于一位发明人在美国弗吉尼亚东区联邦地方法院对美国专利商标局提起了诉讼,其主体便是这些法规。该发明人声称专利商标局超越了其规则制定权力。2007年10月,葛兰素(GlaxoSmithline)也针对美国专利商标局向法院提交了起诉状,对新法规提出异议。地方法院将这两个案件合并审理,并禁止美国专利商标局执行这些法规。美国专利商标局随后向联邦巡回上诉法院提出上诉。  在听取口头辩论后,联邦巡回上诉法院于2009年3月20日宣布了非一致性判决,认为这些法规对延续申请数量的限制与美国法典35章第120条冲突,因此无效(Tafas诉Doll案,559F.3d 1345)。2009年7月6日,巡回法院撤消了这一非一致性判决,并对该案进行了全院联席审理。法院后来批准了当事方的动议,暂时中止全院联席审理程序,直至美国专利商标局新局长人选确认60天后再重新启动;8月21日,法院解除了中止,要求当事方提交各自的意见书;10月8日,美国专利商标局宣布新局长大卫签署了最终法规,废除有争议的规定,该案就此戏剧性地结案。  此外,美国专利商标局还提出了一系列建议,为绩效点数制度带来了重大变革。绩效点数制度是指对专利审查员完成一件专利审查的时间及各审查阶段所给予的点数进行确定的方法。此次是30多年来对绩效点数制度最为重大的改革,旨在为消除审查案件积压奠定基础;通过在审查初期鼓励高质量工作,以提高客户满意度;鼓励审查员在审查早期确认可授予专利的主题;在内部和外部进行激励调整,以减少重复工作;提高审查员士气,降低离职率。  司法机构的变革  Bilski诉Kappos案可能是2009年美国最大的专利案件。美国最高法院近30件来首次考虑“方法是否是可授予专利的主题”这一问题。尽管政府反对Bilski的调卷令请求,但最高法院于2009年6月1日批准了Bilski案的调卷令并证明了所提出的两个问题:联邦巡回法院先前除了不对“自然规律、物理现象和抽象思维”授予专利之外,对于“任何”新的和有用的过程,并不限制对其专利性的广泛的法定授予,但在此案中,联邦巡回法院判决,某一“过程”必须依附于某一特定机器或装置或将某一物品转换为其它状态或物品(“机器或转换检验”)才算符合美国法典35章第101条关于可专利性的规定;其次,联邦巡回法院判断可专利性所采用的“机器或转变”检验(实际上排斥了对许多商业方法的有意义的专利保护)是否同国会的专利应保护“经营或经商方法”的意图相抵触。  关于第一个问题,Bilski的意见书对Diamond诉 Diehr案, 450 U.S. 175(1981)和 Diamond 诉Chakrabarty案, 447 U.S. 303(1980)进行了讨论。在这两个案件中,最高法院对美国法典35章第101条做出了极其广泛的解释,仅禁止就自然规律、物理现象和抽象思维授予专利。Bilski称,法院两次拒绝了“机器或转换”检验,且最高法院没有认定某一过程必须依附于特定机器或装置或将某一物品转换为其它状态或物品才具有可专利性。Bilski认为,联邦巡回法院对过程权利要求施加额外的可专利性条件的做法是错误的。  作为回应,代表美国专利商标局的代理副检察长强调,尽管第101条含义广泛,但其对专利保护范围施加了重要的限制。政府认为,专利法保护技术和工业过程,但不保护组织人类活动的方法。最高法院一贯采用“机器或转换”检验标准来确定可专利的过程,但并没有就可专利的过程范围确定精确的外在界线。  专利律师界迫切地等待着最高法院对Bilski案的判决——预计将于2010年春季宣布。同时,联邦巡回上诉法院在2009年继续使用了“机器或转换”检验标准。在本文提及的3个案件中,该法院基于此标准驳回了其中2个案件的主张,但却判定第三个案件所主张的治疗方法具有可专利性。  立法机构的变革  美国国会在2005年和2007年两次尝试专利法改革不成功后,于去年又一次提出了2009年专利改革法案(下称2009年法案)。  2009年法案与先前拟议的法规非常相似,一些最重要的条款都涉及先申请制、损害赔偿金、复审程序、撤消程序、授予前提交以及管辖地等问题。不同之处在于,该法案剔除了一些备受争议的部分。例如,不再要求申请人在提交申请前进行在先技术检索,不再要求申请人善意行事以实施专利,不再授予美国专利商标局程序性和实质性规则制定的权力等。  2009年3月10日,参议院司法委员会听取了证人关于“第111届国会专利改革:立法和近期法院判决”的证言;4月2日,委员会以15比4的投票结果向参议院提出经修改的S.515法案。该法案包括多项法律的变更,例如,合理的特许使用费提议被“看门人”条款所取代,法官因此对决定损害赔偿金计算方式拥有更大的权力;在先使用和销售条款也从专利授权后的异议程序中剔除,而且限制管辖地的提议也被移送专利案件的条款所取代,前提是证明移案法院明显更加方便。  委员会在2009年5月12日提出了经修改的议案,但此后没有任何进展。在众议院,司法委员会于2009年4月30日就众议院的议案版本举行了听证会。但众议院还没有对其议案进行审订或采取其他行动。  除参众两院外,还有很多机构也积极参与了专利法改革的讨论,专利公平联盟就是其中之一。其成员包括商业软件联盟、苹果公司(Apple)、赛门铁克公司(Symantec)以及谷歌公司(Google)。另一个机构是21世纪专利改革联盟,其成员包括大约50家公司,如明尼苏达矿务及制造业公司(3M)、卡特彼勒公司(Caterpillar)、摩托罗拉公司(Motorola)等。该联盟在其网站上指出,应从议案中剔除损害赔偿金条款,因为法院正在处理这个问题。  美国专利商标局局长大卫在其首次知识产权所有者年会演讲中指出:“进行专利改革的时机已经成熟”。2009年10月5日,商务部部长骆家辉(Locke)向参议院司法委员会主席莱希(Leahy)提交了一封长达5页的信函,表示政府致力于同国会合作,推进专利法改革。骆家辉在信中还说道:“我们认为S.515法案已经包括了专利改革的主要内容,因此商务部支持该法案并会另外提出一些建议”。  商务部有关负责人表示,支持授予美国专利商标局调整专利和商标费用的权力以及实质性规则制定的权力,以提高“专利法规和程序管理的灵活性”;支持以“先申请制”取代“先发明制”;就专利授权后的异议程序以及双方复审而言,提倡阶段性程序;在损害赔偿金问题上,支持按照“近期法院判决所反映的‘看门人’方法及故意侵权目的和提高损害赔偿金标准”,确定合理的特许使用费损害赔偿金。  因此,2009年,美国在专利法和政策方面的一些重大变革,预示着其将在2010年及以后迎来更多的变化。(林艺思 蒂娜·郝尔斯)

  专利诉讼在企业之间被用作商业战争中的武器,如甲骨文公司(Oracle)诉谷歌公司(Google)和苹果公司(Apple)诉三星公司(Samsung)。然而,在知识产权这一大标题下,美国硅谷的一家知识产权诉讼研究机构Lex Machina发现,专利流氓递交的专利诉讼案件已经从2007年总量的24%增长到了2012年总量的56%。

2011年9月16日,美国总统奥巴马签署了对美国专利法进行重大变革的《美国发明法案》(AIA)。该法案对美国专利法做出4项根本性改变:将“先发明制”改成“发明人先申请制”;增加4种对专利有效性提出质疑的新程序;扩展某些侵权抗辩,并取消或弱化某些抗辩;取消一些可授予专利权的主题。本文结合作者的经验,解析新法中的一些规定,希望能帮助中国申请人熟悉这次美国专利法的修改。

  眼下,一起不知名案件——Versata 诉SAP案——或将为打击专利流氓法案的出台注入新动力。此案对美国专利商标局阐释国会废除 劣质专利法令的宽泛程度提出质疑。劣质专利也就是专利流氓通常用来勒索企业、通过谋取和解费快速生财的专利。

  据电子前沿基金会(Electronic Frontier Foundation)称,专利流氓利用专利作为法律武器,而不是真正地创造任何新产品或新想法。他们搜集专利以求从其他企业获利。由于美国专利商标局有个坏习惯,那就是向既不新颖也不具有创新性的想法颁发非常宽泛的专利,这对于没有任何其他业务的专利流氓而言,向可能侵犯了他们专利的人发出恐吓信是再容易不过的了。这些信件的内容通常是以提起法律诉讼作为要挟,除非被诉的侵权者同意支付一笔许可费。费用的金额从几万美元到几十万美元不等。

AIA定义了两类现有技术:即新专利法第102(a)(1)款,“在本发明的有效申请日以前,记载在专利、公开出版物形式中,或公开使用、销售或以其他方式为公众所知”的技术;及新专利法第102(a)(2)款,“记载在本发明的有效申请日以前有效提交的专利或专利申请中”的技术。而上述条款都适用有关“宽限期”的规定,即在申请日前一年内,申请人公开或基于申请人信息公开内容中的技术,不属于现有技术。

  本月,美国一家联邦上诉法院听取了此案的口头辩论。如果明年法院判决认为应对上述法令进行狭义阐释,那么将该法令看作打击敲诈式诉讼主要武器的专利改革拥护者将面临压力。作为回应,他们有可能游说国会出台修正案,并与产业界展开决战。

  专利流氓是一项非常成功的业务。

尽早和经常申请

  为了充分理解以上发生的一切,有必要介绍一个专业词汇,那就是涵盖商业方法(CBM)。这也是Versata一案的核心问题。实际上,涵盖商业方法是企业用来向专利商标局主张某一专利应被判无效并不再实施的一种手段。一家技术公司如被寻求快速取得侵权和解的专利流氓起诉,就可以采用这个办法:公司只需要简单地要求专利商标局介入就可以避免上法庭所必须经历的种种费用高昂的环节。简而言之,没有专利,就没有了诉讼。

  Lex Machina发现专利流氓提交的专利案件很少进入到庭审阶段,通常都是在案件的早期阶段便终止了。专利流氓提交的75%的案件最后都以和解告终,而由运营企业提交的案件有72%以和解告终。在专利流氓提交的以金钱为目的的案件中,不到1%是在当庭或者庭后做出裁决的,不到2%是通过即决审判裁定的。在通过即决审判的案件中,没有找到任何一个专利流氓占了优势的裁决。在庭审案件中,专利流氓能赢得半数的案件,尽管这些案件只占所有专利流氓提交案件的0.3%。

2013年3月16日以后,“现有技术”定义的范围在某些方面比当前定义的范围更加宽泛。因此,申请人可在此之前尽可能提交申请。如果申请文件包含不享有2013年3月16日之前优先权的权利要求,那么整个申请将适用新法。在这种情况下,可能会发生一些有趣的情况。例如,申请人可能会提出混合申请,即包含2013年3月16日之前和2013年3月16日之后的权利要求,这时,申请人可利用旧法和AIA的适用条件,来控制适用于自身专利申请的现有技术。

  涵盖商业方法的关键在于,它只适用于金融服务专利,其他类别的专利则无法适用。金融服务是什么?如果你不知道,那也很正常。在涵盖商业方法出台后的仅仅这两三年中,美国专利商标局阐释金融服务的宽泛程度超出了所有人意料。对于那些倍感惊喜的专利改革拥护者来说,这是一场巨大的胜利,但对于制药行业等大型从业者,局面却相当令人沮丧。因为如果政府对金融服务的定义宽泛到涵盖一切与金钱相关的事务,那么几乎所有专利都可能遭遇专利无效请求。这着实令专利权人感到恐慌。

  实际情况比这还要糟糕。大多数专利流氓的勒索从来没有进入审判环节。Lex Machina指出,大部分的专利流氓行径,诸如讨价还价、装模作样和款项支付,最终都没有任何一方对此提起诉讼。因此,作者认为:“越来越多的铁证表明专利诉讼仅代表了冰山一角,大部分专利流氓的行径从来没有发展到要递交专利诉讼的地步。”

加速审查(Accelerated Examination)

新葡萄娱乐在线网站,  Versata案就是关于这一点:该案涉及的是专利商标局受理的第一份涵盖商业方法呈请,而专利商标局对金融服务的宽泛阐释则为整个涵盖商业方法程序奠定了基调。如此次的法院判决能推翻专利商标局的阐释,将会有效地缩小金融服务的定义范围。这正是此案之所以重要的原因。这样一来,只有较少的专利能适用于涵盖商业方法程序,并且这还会在全国产生连锁反应。

  哥伦比亚大学法律和法律史教授兼软件自由法律中心(Software Freedom Law Center)主席Eben Moglen赞同Lex Machina做出的上述结论,并说道:“我认为他们与在这一领域工作的人的经验相一致。他们显示出集体防御(如开放的创新网络专利防御协会)之所以非常重要的原因以及最终集体防御在阻止专利流氓的寻租行为方面如此有效的原因。”

美国专利商标局为某些类型的发明提供加速审查程序。AIA使得该程序的适用范围更加广泛,但收费也更昂贵。

  不过这正是专利改革拥护者所担心的地方。多年来,他们一直推动扩张涵盖商业方法的正式适用范围,希望从仅适用于金融服务到涵盖所有其他类别,以便更好保护金融服务行业以外的企业。在主要专利谈判人、参议员查克。舒默(ChuckSchumers)的支持下,这些拥护者曾希望将扩展涵盖商业方法纳入去年未能获得通过的专利改革法案中,但据一位民主党助手透露,这一想法并没有获得足够选票支持。鉴于专利商标局在当时已经开始相当宽泛地阐释金融服务,技术企业也认为不再进一步推动国会扩展涵盖商业方法覆盖范围是可以接受的。

  企业为什么宁可向专利流氓支付费用而非奋起斗争?因为支付一点费用比奋起反抗更加廉价。到2008年止,平均专利审判费用已经上升到一个令人难以置信的数额,即1,780万美元。自此,败诉的成本也是只涨不跌。正如Lex Machina提到的那样,败诉的可能性很小,但是即使赢得了诉讼,与专利流氓的斗争也是非常耗费成本的。

授权前提交(Preissuance Submissions)

  然而,现在,随着Versata诉SAP一案有可能废除上述努力成果,专利改革拥护者正极力促使涵盖商业方法范围扩展一事在明年重返国会提案。Engine——一个技术初创企业倡议团体——的执行董事朱莉。萨缪尔斯(Julie Samuels)说道:如果此案推翻了专利商标局的裁定,相关方将重新奋起扩展‘涵盖商业方法’的适用范围。

  美国知识产权法律协会在2011年曾报道过,如果抵御一项不足100万美元的专利勒索,在法律方面的总花费平均将达65万美元。当然,勒索的费用越高,花费的法律成本也将越高。谷歌高级竞争顾问Matthew Bye在4月5日写道:专利流氓每年使美国经济损失近300亿美元。

“授权前提交”程序,即竞争对手的专利申请还在审查阶段时,公众就可以向美国专利商标局提交现有技术供审查员参考。该规定可以用来监测竞争对手。

  涵盖商业方法原本最终就将浮出水面成为讨论焦点,因为目前条款已定于2020年9月16日到期,也就是说,除非条款延期或被设定为长期有效,否则企业将失去这一程序的保护。但是随着Versata一案提将此事提出,专利改革争论双方此次将很可能围绕这一过去基本上已被边缘化的问题发生冲突,过程也将更加痛苦。

  有了上述数据,那么多的安卓企业宁可与微软公司和解而非在法庭上为他们的专利主张而战又有什么奇怪的呢?很少有像RackSpace公司这样将专利流氓送上法庭的企业,这真的很令人惊讶吧。

双方复审(Inter Partes Reexamination)

  唯一真正的解决方案是针对支离破碎的美国专利体制进行一场全面改革。专利旨在鼓励创新,而今,专利却使创新失去信心。

相对于“单方复审”,挑战专利有效性的质疑人在“双方复审”程序中获得胜利的几率更高。质疑者在后一程序的获胜率约为前一程序的6倍。2012年9月16日之后,“双方复审”程序将改为“双方重审”程序(Inter Partes Review)。

单方复审

在2013年3月16日之后, “单方复审”仍然有效,但在程序进行阶段不允许质疑者参加。审查标准仍为可专利性的实质性新问题(a substantial new question of patentability)。

权利重授(Reissue)

新专利法仍然保留“权利重授”程序。尽管专利权人必须对其纠正的错误进行确认,但不再需要声明该错误的出现并非源于故意欺骗。

记录保存(Recordkeeping)和溯源程序(Derivation)

根据AIA,申请人可能会被要求提供证明其发明构思、在先使用或在先销售的证据,因此,保持良好的研发记录对申请十分重要。

“抵触程序”不再适用专利和有效申请日为2013年3月16日或之后的专利申请。“发明人先申请制”实施后提交的申请适用溯源程序。除了创意,新专利法要求对正在审查和未经授予专利权的专利申请的源头进行证明。溯源程序必须在授予专利权后一年之内提交。

授权后重审(Post-Grant Review)和商业方法重审(Business Method Review)

启动“授权后重审”程序的时间为专利权授予之日起9个月以内,启动此程序可以基于任何无效理由,如缺乏实用性、主体不适格、公开不充分、不确定性等。自2012年9月16日起,公众可以通过“授权后重审”的形式,对商业方法专利提出质疑。对于其他主体,可以在2013年3月16日或之后提出质疑。在商业方法审查程序有效期间,公众可以在专利权授予后的任何时候申请启动“商业方法重审”。然而,“授权后重审”和“商业方法重审”禁止提请人在民事诉讼中再次提出审查过程中提出过的或可能提出的问题。

双方重审(Inter Partes Review)

“授权后重审”程序必须在专利权授予之日起9个月内提出,而“双方重审”程序只能在专利授权日起9个月之后提出。此外,“双方重审”程序只能在“授权后重审”程序终止后申请启动。如果第三方诉提请人侵权,该提请人提出“双方重审”程序的时间必须是被诉1年内。“双方重审”适用于AIA生效日之前或之后授权的所有专利,但只能以专利和印刷出版物为现有技术。提出“双方重审”的申请人必须结合一个或多个获得专利保护的权利要求,适当阐述其不具有专利性的理由。

在先使用权

“在先使用”一直以来被看作是一种公平的抗辩,AIA将这种在先使用抗辩扩展到所有类型的专利。

补充审查

根据AIA,专利权人可在获得专利权后主动提交现有技术信息,要求美国专利商标局进行补充审查,以履行披露与其发明技术相关信息的义务。如果该信息在“补充审查”阶段被参考、重新考虑并以此为依据修正专利申请审查的结果,它将不能成为欺诈或不正当行为起诉的依据。但需要注意的是,这种由“补充审查”提供的“免疫保护”是很有限的。“补充审查”自2012年9月16日起正式实施。(柯思鹰(Patrick J. Coyne))

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