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巧用PPH加快美国专利审查,怎样提交信息披露声

文章作者:国际资讯 上传时间:2019-08-30

  在对自己手中的案例及其他案例是如何被SAWS指定并拖延进行了长时间直接观察后,弗兰克林及其律所尝试根据《信息自由法案》向专利商标局提出多项信息披露请求,以便更好了解SAWS的触发机制。然而,专利商标局给出的答复基本未给出多少与当前具体操作有关的信息。弗兰克林表示,他所在律所计划就被驳回的一项披露请求提出上诉,并且仍然寄希望于获得一份曾被SAWS机制指定过的所有企业的名单。

IDS,即Information Disclosure Statement,指的是信息揭露声明。美国专利申请要求,申请专利一方(包括发明人、申请人/受让人、代理人等)在整个专利申请过程中获知与发明的可专利性相关的技术资料(包括专利文件和非专利文献等)时,需要告知美国专利商标局(USTPO)。提交信息揭露声明(IDS)是申请人的一项义务。

  1.PPH请求表

Tip 2:

  专利能够为创新提供保护,并能带来许可收入,一直是技术企业的一项宝贵工具。但是日前一份新出台的报告指出,美国专利商标局有一个秘密机制,专门用于拖延被该局视为有争议或让人为难的专利的审查流程。

信息揭露声明(IDS)需要在可否多次提交信息揭露声明(IDS)材料?

  PPH实际操作

Tip 9:

  SAWS设立至今至少已有10年时间,专利商标局一位发言人表示,但关于该机制的细节并不怎么为人所知。实际上,弗兰克林称,他也只是从一个客户的专利申请审查经历中偶然发现了这一机制的存在。当时,审查员告诉他,这个机制是保密的,弗兰克林说,所以我们对于它到底是什么很是警觉担心。弗兰克林所在律所的客户包括苹果、谷歌、推特和甲骨文等主要技术公司。

谁有此项义务?

  2.在先申请历次审查意见通知书及译文和在先申请引用的参考文献

美国专利制度中给予小规模实体(small entities)专利费减半的优惠,对于微实体(micro-entity)减免幅度更是达到了75%。满足小规模实体资格的条件为申请人必须为独立发明人、非盈利组织或者少于500人的中小型企业,同时不能将其专利权许可、转让或者有义务许可、转让给其他不符合小规模实体条件的专利申请主体。

  上述专利商标局发言人并不同意弗兰克林的说法,坚称设立SAWS是为了提供另外一套审查机制来确保专利质量。他说,美国专利商标局对不必要地拖延专利毫无兴趣,这种拖延并不符合该局减少待审专利的既定目标。

美国申请的发明人、申请人(受让人)、专利代理人均有此项义务,也就是说,如果申请环节中,上述任何一员获知与发明的可专利性相关的技术资料,均需要向美国专利商标局(USTPO)披露该技术资料。

  以上是在美国专利商标局提出PPH请求的条件、时机和需要准备的文件。笔者认为,利用好专利审查高速路,能够减少通知书次数,大大提高专利审查效率,缩短授权的时间,从而为申请人节省数量不菲的国外律师代理费。同时,中国申请人和代理人掌握了美国PPH请求的条件和所需文件的要求,有利于其独立进行PPH请求相关操作,进一步为申请人节省在国外提交专利申请的成本。(李程达)

为获得授权,发明一定要具有新颖性,实用性和非显而易见性。这就意味着,在向专利局申请前,该发明没有在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知(对于要求优先权的专利申请,则指在优先权日之前)。但需要注意,美国新颖性宽限期长达一年,在申请日前一年内由发明人自己所做的公开不构成现有技术。

  一家律所日前表示,美国专利商标局对敏感申请的审查流程可能会阻碍创新。

信息揭露声明(IDS)的材料也可以是申请人其他的在先申请文件、检索报告或官方审查意见。(例如,同一申请人或发明人在相同的技术领域提交的其他在先申请)。

  中国国家知识产权局和美国专利商标局于2011年12月1日启动中美专利审查高速路试点,试点为期1年。2012年12月1日,两局共同决定延长试点期,试点于2013年11月30日中止。之后,中美两局共同决定,从2013年12月1日起,中美PPH试点将无限期延长,在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。另外,欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于2014年1月6日启动五局(IP5)PPH试点,为期3年,至2017年1月5日中止。之后五局共同决定,IP5 PPH试点将自2017年1月6日起延长3年。

Tip 8:

  这看起来涵盖了很多不断发展的高科技。但是上述美国专利商标局发言人表示:每年审理的成千上万件专利申请中,只有一小部分触发了SAWS审查。

497专利方案:操作界面的一个选项被用户选中后,该选项对应的信息可以被预览,然后该选项可以被激活,选项未被选中、被选中及被激活分别对应三种状态。465专利和795专利涉及操作界面的搜索功能。 专利权人AMERICAN CALCAR, INC.(Calcar,一名美国自然人)起诉本田汽车Honda(AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 和 HONDA OF AMERICA MANUFACTURING, INC.)的产品侵犯上述3件专利。

  在美国专利商标局提出PPH请求的另外一项要求是,申请人必须通过电子申请的方式提交,即通过美国的EFS-Web系统提交,这项工作可交由美国专利律师进行操作。

Tip 10:

  在弗兰克林看来,最后一个理由听起来似乎像是任何可能导致对专利商标局不利宣传的专利都会触发SAWS审查机制。他补充说道,这种模糊、武断的分类引发了一些法律问题。

图片 1

  向美国专利商标局提出PPH请求的另外一项实质性要求是,美国专利申请的权利要求与在先申请获得授权的权利要求应充分对应(sufficiently correspond)。充分对应一般是指美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求有着同样或相似的范围,或者更小的范围。在实际操作中,最简单直接的方式莫过于将美国专利申请的权利要求修改为与中国授权的在先申请的权利要求相一致。然而,需要注意的是,中国授权的权利要求中可能存在多项从属权利要求和用途权利要求,由于美国专利申请对于多项从属权利要求将会征收附加费,所以在美国专利申请中一般会避免多项从属权利要求。另外,在美国,治疗方法属于专利保护的客体,企业可以考虑将在中国获得授权的瑞士型用途权利要求修改为治疗方法权利要求,作为PPH请求的基础。

Tip 7:

  但是上述文件的确显示,将专利申请交由SAWS机制处理的原因包括,含有范围太宽泛或太具开拓性,专利客体似乎很无聊或很愚蠢,或申请中涉及的专利如被授予,将可能引来不希望出现的媒体报道。

再如,如果在美国专利证书颁发日前几天,申请人获知了与发明的可专利性相关的技术资料,都必须向局方披露这些技术资料。

  另外,与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求专利申请已经公开。所以,一旦在先申请获得授权,中国申请人即可考虑迅速提交美国PPH请求。

美国专利申请

  凯拓律师事务所(Kilpatrick Townsend & Stockton)合伙人托马斯。弗兰克林(Thomas Franklin)说道:一家初创企业如果被一家根基稳固的企业起诉,有些时候他们只能寄希望于快速获得专利,而SAWS会阻止专利被快速授予。相比也许拥有突破性技术的创新者,这一机制更偏爱固执的守成者。

(4)已经公开的美国专利申请中被引用

  实际操作过程中,申请人在美国专利商标局提出PPH请求时需要准备以下文件。

专利被授权前,美国专利商标局将会对权利要求进行新颖性、实用性及非显而易见性的审查。但是PTO的确权并不是永远可靠的。有时专利权授予后还存在被无效的风险。这种情况通常发生在专利权人实施其专利权时,第三人请求专利局对专利权进行再审时(此时专利局将根据要求复审人提供的现有技术抗辩重新审查其是否符合授权条件)。第三人也可以请求专利审判和上诉委员会对该专利进行再审并提交誓言证据,在最终决定作出前,作出宣誓的相关人需要通过询问审核,并进行双方听证。

  据专利商标局文件显示,这一名为敏感申请警告系统(SAWS)的机制是该局的信息收集系统,可对包含敏感客体的申请发起额外审查。但是一家位于旧金山的律所称,其所持有的文档可证明这一机制可能阻碍创新,并最终损害消费者的利益。

信息揭露声明(IDS)需要在什么时候提交?

  申请人在美国专利商标局提出PPH请求时,需要提交在先申请的历次审查意见通知书。如果是基于中国已授权的在先申请提出PPH请求,申请人还要提交历次通知书的译文。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,译文可以采用机器翻译,这样能够为申请人节省一大笔翻译费用。当然,如果美国审查员认为机器翻译质量不高,会要求申请人提供人工翻译。关于在先申请引用的参考文献,其要求类似于美国IDS(信息公开声明文件),对于非英文文献,一般无需提供全文翻译,但要求提供与权利要求相关的内容的解释。

Tip 1:

  专利商标局提供的其他文件列出了也许会触发SAWS审查的技术领域清单,其中包括智能手机、具备上网功能的系统以及与教育有关的流程及装置等。

申请人可多次提交提交信息揭露声明(IDS)材料,申请人通常会在知晓上述文献或技术资料后提交。

  实践中,大量中国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交美国专利申请,通常具有中国在先申请的优先权。近年来,中国的专利审查速度不断提高,很多情况下,在PCT国际专利申请进入美国国家阶段开始审查前,中国在先的优先权申请已经获得授权。中国申请人如果能够利用好PPH这一途径,将在一定程度上加快美国专利申请的审批速度,提高授权率,节省经济成本。

专利申请必须包含一份说明书和至少一个详细的实施例,以使得所属领域技术人员能够根据说明书记载的内容制造或者使用该发明,而无需进行大量的试验(当然,一些例行的试验是可以接受的)。当要求保护的是一种新物质时,揭示其使用方式显得非常重要。法院有时可能不恰当地限制一个优选实施例的保护范围,为避免这种风险,在申请中提到制作和使用本发明的替代方法对申请人会有所帮助。还有一种行之有效的方式,即将本发明首选和典型实施例的信息都包含在内,这样当专利局在审查过程中找到了申请人在提交申请时尚未发现的现有技术并且申请人必须通过进一步限定权利要求来规避该现有技术时,上述说明书中的实施例将是新权利要求的修改基础。

(2)需要缴纳官费其他提交时期

  在美国专利商标局提出PPH请求的时机是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以中国申请人应尽早提出PPH请求。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(Restriction Requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,中国申请人仍然可以提出PPH请求。

只要按规定缴纳费用,发明专利权的期限为二十年,自申请日起计算。

美国外观专利授权后申请人需要在信息揭露声明(IDS)中提交什么资料?

  PPH请求时机

Tip 6:

(5)已经公开的指定美国的国际专利申请(PCT)中被引用

  近年来,越来越多的中国企业致力于在美国提交专利申请。根据美国商业专利数据库发布的报告显示,2017年,中国申请人共计获得1.1241万件美国专利,相比2016年同期上涨了28%。中国首度成为全世界获得美国专利最多的五大国之一,仅次于美国、日本、韩国和德国。

许多客体在美国可以被授予专利权,但在其他一些国家可能就不行,例如植物、动物、医学治疗方法。与其他大多数国家不同的是,美国先前在考量发明是否具有可专利性时并未特别要求必须为技术方案。然而从最近法院判例中可看出,现已慢慢开始强调与自然物质以及抽象思想相比,自然产品与自然定律并没有特别之处,因此也是得不到专利法保护的。这使得遗传物质、宽泛构思的商业方法以及疾病的诊断方法此类发明较难得到专利法的保护,除非它们涉及使用一种特定的技术。近一步说,当申请保护的是一种新物质时,除非该新物质的用途是显而易见的,否则至少需要在说明书中揭示一种可靠的、详细的、实质性的用途。

“American Calcar”诉本田汽车案(American Calcar v. Amer. Honda Motor Co.)

  专利审查高速路(PPH)是指,当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被认为可授权时,可以此为基础向后续申请的受理局提出加快审查请求。专利审查高速路具有加快审批、节省费用和授权率高三大特点。

通常专利申请自申请日(有优先权的指优先权日)起满18个月即行公布。专利申请文件的内容也会随之公开。当然也可将专利申请延迟至其授权时才被公开,此方式需要申请人证明与该专利相对应的国外专利申请不会在相关申请国未获授权时即被公开。

如果申请人没有尽到信息披露义务,也就是说,在专利申请过程中没有把自己知晓的相关信息提交给美国专利商标局(USPTO),专利授权后,在诉讼过程中,该专利有可能会以“申请人不正当行为(inequitable conduct)”导致专利不可实施(Unenforceable), 也就是说无法以此专利来向对方主张权利。

  该请求表通常可由美国专利律师准备。申请人除了应当填写该表格中在先申请的申请号、在先申请与美国申请的共同最早优先权日/申请日等重要信息外,还要详细说明美国专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求的对应关系。

填写正确的发明人非常重要。书面声明文件中的签名能够清楚的指明谁是发明人,如果存在多个发明人的,则属于共同发明人。强调一点,作为发明人需要在发明过程中作出实质性贡献。仅仅对发明的好坏提供一般性的意见或者根据其他发明启示作出的建议,并不视为实质性贡献。如果有两个或者两个以上的人作出了实质性创造性的贡献,他们应该作为共同发明人被署名在申请文件中。如果共同发明人之间没有任何约定,其共同享有专利的所有权,并且共有人可以单独实施或者许可他人实施该专利,而无需经过共有人同意。

(3)美国以外的专利授权文件。如果该国外授权专利的申请日在本专利申请日一年之前提交的,申请人必须向美国专利商标局(USTPO)提交该授权专利资料。

  在美国专利商标局提出PPH请求的条件之一,是在先申请与美国专利申请具有相同的最早申请日或优先权日。目前,中国申请人提交美国专利申请最常用的是通过《专利合作条约》(PCT)途径,其PCT国际专利申请通常具有中国在先申请的优先权。在这种情况下,如果在后的美国专利申请开始审查前,在先的中国优先权申请已经获得中国国家知识产权局的授权,则可以据此在美国专利商标局提出PPH请求。此外,直接通过《保护工业产权巴黎公约》途径进入美国的专利申请,如果其优先权在中国已经获得授权,当然也可以在美国专利商标局提出PPH请求。

Tip 4:

a.申请日起三个月内

  PPH请求条件

具备微实体资格的申请人除了必须满足上述小规模实体的条件之外,还需要:1)上一年总收入低于$150,000, 且先前提出的美国专利申请不得多于4件;或者2)已经签署协议或者有义务将发明转让、许可给美国高等教育机构的申请人。微实体资格也同时需要遵守相关对小实体资格的要求,即对小实体资格在转让、许可等方面的限制也同样适用于微实体资格。

Honda反诉专利因“不正当行为”(inequitable conduct)而不可实施(unenforceable)。

美国专利申请中还可以提出临时申请案。需注意的是,临时申请案并不能要求另一申请的优先权。美国专利商标局并不会对临时申请案进行审查,并且自其申请日起12个月内如果没有提出“正式”申请,则临时申请过期。显而易见,临时申请案有其独有的优势,就像在上述第4点和第7点提到的那样,它可以为“正规”申请抢占一个优先权日,同时也能使得发明专利的保护期限推迟一年计算。但另一方面,延迟专利保护期限的同时,专利的授权日也可能被延迟。

申请人是否需要主动检索并把检索结果作为信息揭露声明(IDS)提交?

专利是创新的风向标,随着越来越多的企业走出国门,如何保护自己的知识产权,在国外申请专利,从而由“中国制造”到“中国智造”成为很多企业面临的问题。 让我们一同学习美国申请专利不得不知道的十个诀窍。

例如,如果在美国专利申请过程中,权利要求作出了修改,对于修改后的权利要求,申请人如果知道与该修改后的权利要求可专利性相关的技术资料,申请人必须向局方披露这些技术资料。 又如,如果在美国专利申请过程中,申请人收到其他国家专利申请审查机构发出的新的检索报告,申请人必须向局方披露这些技术资料。

发明人、申请人(与发明人不是同一人时)、代理人以及其他涉及专利申请准备以及审查的人员与美国专利商标局(PTO)打交道时负有主动说明义务。这尤其体现在申请人签署的书面陈述中。该说明义务主要包括,告知PTO已知晓的现有技术或者其他申请人已经知晓并在专利审查过程中对审查员来说比较重要的事实。(例如,与提交给审查员的申请文件或意见陈述中的认定相左的测试数据)

诉讼过程 地区法院认定:

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美国外观专利申请时什么是信息揭露声明(IDS)?

Tip 5:

(本文为嘉权专利商标事务所及嘉权涉外网原创,如需转载请注明出处)

Tip 3:

(7)在美国境内销售或推销产品(仅限美国):如果申请人获知申请日一年之前美国范围内,与本专利申请的可专利性相关的技术已经在美国境内境内销售或推销, 申请人必须向美国专利商标局(USTPO)提交该技术资料。

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(1)文献公开资料(全球):如果申请人获知申请日之前全球范围内,有一份或多份文献与本申请的可专利性相关,申请人必须向美国专利商标局(USTPO)提交该技术资料。如果此文献公开日在专利申请日一年之前的,审查员就会在专利审理过程中用此文献考量该专利申请的可专利性。如果此文献公开日在专利申请日前一年之内,审查员就会审查本发明的发明日是否早于或晚于文献的公开日。发明日早于公开日,此文献不会用于考量该专利申请的可专利性;否则,如果发明日晚于公开日,审查员就会在专利审理过程中用此文献考量该专利申请的可专利性。

1、一个车载系统(96RL系统,即1996年Honda在其Acura RL车型中使用的车载系统)相对于三件专利均为可专利性相关的技术资料;

(1)免官费提交时期:

第一次审查意见通知书发出后直至缴纳证书费之前

申请人的信息揭露义务从提交申请日起直至专利证书颁发之日。

2、Calcar公司的创始人Michael Obradovich(专利的发明人之一)事先知道96RL系统,也知道96RL系统是可专利性相关的,并且故意只向美国专利商标局(USPTO)提交了96RL系统的一部分,而没有提交可专利性相关的部分。由此地区法院认定“不正当行为”(inequitable conduct),判定三件专利均不可实施(unenforceable),即以此三项专利来向对方主张权利。

(5)已经公开的美国授权专利中被引用

申请人须提交他所知道的对专利审查过程中与原权利要求或修改后的权利要求的新颖性和创造性相关技术资料。 信息揭露声明(IDS)的材料可以是关于同族专利(也就是基于同一优先权文件,在不同国家或地区,以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。)申请过程中,各国专利申请审查机构出具的检索报告(例如PCT国际检索报告、PCT国际初审报告或中国专利局的审查意见通知书)。

美国专利法不要求申请人主动进行专利检索,申请人仅须把所知的相关技术资料作为信息揭露声明(IDS)提交。 如果申请人已经进行了检索,就有义务向局方提交检索结果。

b. 第一次审查意见通知书发出前

如果申请人没有尽到信息披露义务,将有什么后果?

提交信息揭露声明(IDS)材料需要多少费用?

信息揭露声明(IDS)材料有什么要求?

(6)在美国境内的公开使用(仅限美国):如果申请人获知申请日一年之前美国范围内,与本专利申请的可专利性相关的技术已经在美国境内公开使用, 申请人必须向美国专利商标局(USTPO)提交该技术资料。

(2)美国境内人士知晓或使用的技术(未公开);如果申请人获知申请日之前,有美国境内人士知晓的或使用的技术与本专利申请的可专利性相关,申请人必须向美国专利商标局(USTPO)提交该技术资料。 如果美国境内人士在专利申请日前一年之内知晓的或使用技术,审查员就会考虑本发明的发明日是否早于或晚于美国境内人士知道的或使用之日。

相关案例

涉案专利为US 6,330,497、US 6,438,465和US 6,542,795。 这3件专利为同族专利,涉及车载系统的操作界面。

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